Dépôt d’une marque : un processus stratégique au cœur des politiques internes des Entreprises (2/3)

La première partie du présent article nous a permis d’envisager les conditions de validité d’un signe en tant que marque, ainsi que les enjeux qui en découlent. Une marque permet, d’une part, à son propriétaire de bénéficier d’un monopole sur ledit signe et, d’autre part, de fidéliser une clientèle satisfaite des produits / services. A présent, il convient de s’attacher au choix du signe qui sera déposé (élément verbal et/ou figuratif, marque distinctive ou évocatrice) ainsi que de la portée de la protection (marque nationale, communautaire ou internationale).

II / La détermination du signe déposé : mise en scène du caractère stratégique du choix de la marque

Lors de l’élaboration d’un projet de marque plusieurs questions se posent. Le déposant peut choisir un seul élément ou une combinaison d’éléments (A), décider d’enregistrer un signe jouissant d’une totale ou faible distinctivité (B) ou encore faire le choix d’un dépôt national ou international (C). Autant de questions qui se posent et auxquelles il convient de répondre en prenant en compte la spécificité de chaque projet de marque.

A – Dépôt en duo d’une marque verbale et figurative ou marque complexe ?

Parfois, le déposant peut imaginer une marque constituée d’un élément verbal et d’un élément figuratif. Dans cette hypothèse, la question se pose de savoir s’il faut procéder à deux dépôts distincts ou à un seul sous forme de marque complexe.

Pour répondre à cette question, il faut tenir compte de l’utilisation effective qui sera faite du signe. Si le logo et l’élément verbal seront constamment utilisés de manière séparée alors il convient de procéder à deux dépôts. En effet, en cas d’action en contrefaçon il est plus aisé de démontrer le risque de confusion entre la marque litigieuse et la marque antérieure, si le dépôt de cette dernière correspond à sa forme réelle d’utilisation.

Lorsque le logo et le terme verbal seront utilisés de manière simultanée, il convient de distinguer les hypothèses où les deux éléments sont dissociables (gauche) ou indissociables (droite).

Exemple : ,  pour désigner des vêtements.

Il est de jurisprudence constante[1] qu’un élément d’une marque complexe pris isolément bénéficie de la protection de celle-ci à condition qu’il soit détachable de l’ensemble du signe déposé, qu’il soit distinctif en lui-même et qu’il ait un caractère essentiel (autrement dit qu’il permette au public d’identifier les produits et services comme étant ceux de ladite marque). Si l’élément en question répond à ces trois conditions, alors la simple reprise d’un des éléments de la marque complexe peut constituer un acte de contrefaçon. C’est le cas du signe de gauche. Dans cette hypothèse, le dépôt de la marque complexe suffit à protéger l’ensemble, mais également l’utilisation séparée qui pourrait être faite des deux éléments. La raison est simple : les deux éléments ont à eux seuls un pouvoir d’identification des produits. Ce dépôt peut donc sembler être un 3 en 1.

Le signe de droite, quant à lui, sera envisagé par le consommateur moyen comme un tout indivisible. C’est ce tout qui permet au public d’identifier la marque. Il convient donc de le déposer sous la forme marque complexe. Toutefois, à la différence du signe de gauche, les éléments n’étant pas détachables, il pourrait être plus prudent de déposer en parallèle l’élément verbal et/ou l’étoile. En effet, il n’est pas certain que le titulaire de cette marque obtienne gain de cause dans le cadre d’une action en contrefaçon face à une marque reprenant uniquement une étoile rouge ou le terme ‘cosmos’[2]. Là encore  cette stratégie doit être en accord avec les projets de la structure. S’il s’agit d’une marque phare, il peut être judicieux de multiplier les protections.

A ce stade, plusieurs remarques doivent être faites. Tout d’abord, une marque complexe doit elle aussi répondre à l’exigence de distinctivité. Si le terme est très distinctif mais que le logo l’est moins, alors la future marque bénéficiera d’une faible protection d’ensemble en cas d’éventuels litiges. En effet, la protection ne portera pleinement que sur l’élément distinctif. Prenons l’exemple de la marque  Apple. Si le logo attaché à ce terme était un ordinateur ou un téléphone portable, alors il serait difficile pour la société de faire jouer sa protection sur la reprise d’un tel logo. Ce type de marque nécessite donc un effort de réflexion supplémentaire avant de procéder au dépôt.

De plus ce type de marque, nécessite de vérifier la disponibilité à la fois du terme mais également du logo. Les marques complexes nécessitent donc là encore une attention particulière. Concernant la vérification du terme verbal, elle peut se faire de manière classique en consultant les différents registres en ligne[3]. Cependant, la recherche d’antériorité d’un logo peut s’avérer complexe dans la mesure où il peut être enregistré sous n’importe quel nom (exemple : une marque figurative représentant un paon ne va pas nécessairement être listée dans la base sous la dénomination « paon »). Aussi, il semble préférable de recourir aux services de professionnels afin d’en vérifier la disponibilité.

En outre, il peut être utile de déposer, en parallèle de la marque complexe, la marque sous sa forme verbale. Ainsi si dans l’avenir le logo subit des modifications substantielles[4], la marque ne perdra pas son antériorité puisqu’il existe une seconde marque (verbale celle-ci).

Enfin, il faut savoir que même si une marque complexe doit être analysée comme un tout, les différents éléments n’ont, en réalité, pas toujours la même importance. Pour comprendre cette solution, il convient de se placer du point du vue du consommateur. Si une société a déposé et utilise une marque complexe (composée d’un logo et d’un terme), le consommateur ne va pas toujours porter autant d’importance aux deux éléments. Et c’est souvent l’élément verbal qui reste en mémoire du consommateur[5]. Il n’est donc pas surprenant que la jurisprudence abonde parfois dans ce sens. Pour exemple, la décision de la cour d’appel de Colmar en date du 25 février 2010. En l’espèce, l’INPI avait rejeté l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure DI CARLA et MISS CARLA toutes deux désignant le secteur de l’habillement et de la maroquinerie. Pour fonder sa décision, l’INPI avait retenu que la marque litigieuse s’éloignait de la première en ce qu’elle était accompagnée d’un dessin de visage. Les juges de la cour d’appel n’ont pas retenu cette position estimant que le dessin ne suffisait pas à éteindre le risque de confusion[6]. Pour autant, tous les éléments doivent être pris en compte dans l’analyse, ce qui n’empêchera pas de leur donner des degrés d’importance différents.

A présent, il convient de prendre des exemples jurisprudentiels afin de mieux apprécier les précédents développements :

• La décision rendue par l’INPI le 10 mars 2015 opposant la société HERMES INTERNATIONAL (marque de gauche) et Monsieur XIONGHUI (marque de droite)[7]:

et

A titre d’information, la société HERMES INTERNATIONAL utilise en pratique le visuel suivant : .

Dans cet exemple, la société HERMES INTERNATIONAL a fait le choix de faire deux dépôts distincts (l’un figuratif et un second composé d’un élément verbal). Le dépôt du logo en tant que marque figurative lui a permis d’obtenir gain de cause dans cette affaire. Cela ne veut pas pour autant dire qu’en cas de dépôt d’une marque complexe, la société n’aurait pas gagné. Tout est affaire de stratégie. Il s’agit ici d’une marque clé pour la structure, elle a donc fait le choix de procéder à différents dépôts.

• Une décision rendue par la division de l’opposition de l’Office d’Harmonisation du Marché Intérieur (OHMI)[8] le 16 octobre 2015 permet de comprendre l’intérêt du caractère détachable des éléments d’une marque complexe : le litige opposait la marque antérieure à la marque . L’OHMI a reconnu le risque de confusion entre les deux signes puisque le terme « VORTEX » de la marque antérieure est un terme détachable et est donc protégé[9] même en dehors de l’utilisation de la marque telle que déposée.
• Enfin, la décision rendue par le tribunal de l’Union européenne le 7 octobre 2015[10] permet de comprendre les limites d’une marque complexe n’ayant pas d’élément détachable. Dans cette affaire, les trois marques antérieures étaient « DONUT », et contre la marque . Au travers d’une analyse d’ensemble, le tribunal a jugé que les marques n’étaient pas similaires malgré la ressemblance des termes ‘donuts’ et ‘doughnuts’. Il a donc rejeté l’existence d’un risque de confusion en raison des grandes différences visuelles. On le voit donc la protection de ce type de marque est limitée en raison de l’appréciation basée sur l’impression d’ensemble de la marque.

Remarque : à l’inverse, il est également difficile d’obtenir la reconnaissance d’un risque de confusion entre une marque antérieure verbale et une marque complexe postérieure. Si les termes verbaux sont proches, l’impression d’ensemble peut réduire voire anéantir le risque de confusion[11]. Les marques complexes doivent donc être appréhendées avec soin et précision.

Le déposant peut également décider de déposer une marque évocatrice ou composée d’une partie dite faible (B).

B – Marque évocatrice, stratégie gagnante ?

Le déposant peut choisir de protéger un signe totalement distinctif qui lui accordera alors une forte protection[12] ou au contraire un signe évocateur (exemple : descriptif du produit/service) qui lui procurera qu’une faible protection[13].

Si la protection d’une marque évocatrice est plus faible qu’une marque distinctive, on peut se demander quel est l’intérêt d’un tel dépôt. Néanmoins, de nombreuses entreprises souhaitent que la destination de leurs produits / services transparaisse au travers de la marque afin de faciliter la rencontre dudit produit ou service et le public visé. Cela peut être une stratégie commerciale. Toutefois, d’un point de vue juridique, la marque sera considérée comme faible. Elle ne sera pas protégée dans sa totalité.

Si d’un point de vue commercial l’idée peut se comprendre, quels sont les principaux risques pour le déposant ?

Tout d’abord, l’INPI peut refuser l’enregistrement de ladite marque si elle manque de distinctivité. Le déposant a donc intérêt, s’il souhaite que sa marque soit enregistrée, à trouver un habile équilibre entre un terme faible et un terme distinctif qui sera le terme fort de la marque. En effet, nous l’avons dit plus haut, pour être enregistrée une marque doit être distinctive. Exemple : Lotus pour du papier toilette. Par déduction, le terme ‘le chat’ sera donc refusé pour des produits alimentaires destinés à cet animal. En revanche, la marque « lessive lechat » pourra être déposée pour designer de la lessive. La réelle interdiction est donc de déposer une marque totalement dénuée de distinctivité.

Ensuite, et ça découle des précédents développements, la protection de la marque est incertaine. Reprenons l’exemple de la marque ‘lessive lechat’. Le déposant ne peut espérer obtenir une protection pleine et entière de sa marque. D’une part le public n’envisagera pas le terme ‘lessive’ comme  partie intégrante de la marque, d’autre part, accepter une protection sur ce terme bloquerait abusivement les concurrents dans la mesure où il s’agit d’un terme nécessaire pour désigner ledit produit.

Voici quelques illustrations des difficultés liées aux marques évocatrices :

• L’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 03 février 2015[14] opposant la marque antérieure  à la marque . La cour explique que « les termes ‘Grands opticiens’, sont purement descriptifs de l’activité concernée et à ce titre sont dénués de caractère distinctif » et confirme l’absence de risque de confusion entre les deux marques.

A la lecture de cet arrêt, on peut naturellement se demander comment la marque antérieure a pu être validée par l’INPI en raison de son caractère purement descriptif. Néanmoins, cette décision surprenante est en quelque sorte corrigée par l’arrêt de la cour d’appel puisque la protection de ce signe est fortement limitée.

• L’enregistrement de la marque « Ultra doux » désignant des shampoings a par exemple été refusée en raison de son caractère descriptif. La société a donc modifié son projet et a obtenu l’enregistrement de la marque « ultra doux de Garnier ». Le terme « garnier » apportant un caractère distinctif à l’ensemble.

Attention : si une marque a été enregistrée mais qu’elle est évocatrice sa protection reste limitée[15].

Remarque : un signe descriptif peut devenir distinctif par l’usage intensif qui en est fait par son titulaire, pour autant là encore sa protection ne saurait être absolue.

• Prenons également l’exemple d’une marque composée de termes étrangers. Le tribunal de première instance de l’OHMI rendu le 24 avril 2012 a confirmé le rejet de la demande d’enregistrement de la marque « EcoPerfect » pour désigner des ustensiles de ménage et cuisine. Pour justifier sa décision, il précise que le consommateur à prendre en référence pour apprécier le caractère distinctif de la marque est le consommateur moyen possédant des connaissances de l’anglais. Or celui-ci comprendra ce signe comme signifiant « ecologically perfect » soit « écologiquement parfait » en français. Bien que ce signe ne soit pas utilisé dans le langage courant anglais, le tribunal estime que le signe est descriptif (le consommateur saura immédiatement de quel type de produit il s’agit) et rejette donc la demande d’enregistrement.

Il n’existe pas de règles fixes concernant l’appréciation des marques évocatrices. L’appréciation dépend avant tout de l’examinateur de l’office concerné. De plus, nous l’avons constaté, la protection de ce type de marque est limitée. Par conséquent, soit le déposant souhaite avoir une marque forte et opte donc pour un signe distinctif, soit il préfère que le consommateur comprenne directement l’utilité de son produit et opte pour une marque évocatrice.  Dans cette hypothèse, il est tout de même recommandé de créer un signe combinant un terme par exemple descriptif à un terme clairement distinctif. Ce dernier assurera un minimum de protection à la marque.

Enfin, la détermination de l’étendue géographique de la protection est un élément éminemment stratégique (C).

C – Marque nationale, communautaire ou internationale ?

Ce choix va une nouvelle fois être dicté par la stratégie de l’entreprise. Si celle-ci se concentre uniquement sur un marché local, elle peut se contenter d’un dépôt national par exemple français ou chinois. Cependant, si elle souhaite dans un futur proche s’étendre à l’international, il peut être intéressant de recourir à d’autres types de dépôt.

La marque communautaire peut être une solution si l’entreprise envisage de commercialiser ses produits dans plusieurs pays de l’union européenne. Ce dépôt a l’avantage d’être simple puisqu’il s’agit d’un seul dossier rédigé en une seule langue déposé auprès de l’OHMI pour obtenir une protection dans les 28 états. Il s’agit également d’une solution rentable économiquement puisqu’il coute moins cher qu’un dépôt dans plusieurs / tous les états de l’union[16]. Enfin, l’utilisation de la marque dans un seul état vaut exploitation de la marque dans l’ensemble de l’Union. Néanmoins, il existe un inconvénient majeur : si le dépôt est impossible dans un des pays (exemple : non-respect des lois et bonnes mœurs dudit pays ou opposition formée par une marque locale antérieure) la marque entière tombe. Il ne restera alors au déposant qu’une seule solution pour sauver le reste de sa marque : payer des taxes supplémentaires pour que les autres pays reconnaissent la marque sur leur territoire.

Concernant la marque internationale, le système de Madrid[17] permet au titulaire d’une marque nationale d’obtenir la protection de celle-ci dans différents pays en ne réalisant qu’un seul dossier. Cette marque produit dans chaque état désigné le même effet qu’une marque nationale (déposée dans chaque office national). La demande d’enregistrement sera analysée par chaque office national. Ainsi l’office chinois peut refuser la demande, tandis que l’office américain accède à la demande. A la différence de la marque communautaire, il y a une déconnexion des demandes. Ce type de marque permet également de faire des désignations postérieures. Autrement dit, le déposant peut décider de viser un nouveau pays au fur et à mesure du développement de son marché.

Il faut noter que le choix d’une marque communautaire ou internationale multiplie les recherches de disponibilité. Il est nécessaire de faire une recherche par pays désigné.

La détermination du signe à déposer en tant que marque (marque complexe, évocatrice ou locale et internationale) est donc éminemment liée aux politiques internes de chaque structure. Elle dépend de son marché et de ses objectifs. Etant donné l’importance grandissante de ce type de bien immatériel dans le patrimoine des entreprises, il convient de bien construire son projet avant de procéder à un dépôt.

Enfin, il existe d’autres types de marques dont l’importance va croitre dans les années à venir et qui sont accompagnés de nouvelles difficultés (III).

Bérénice Echelard

[1] Arrêts de la cour de cassation chambre commerciale du 11 mai 1964 , du 17 juin 2003 (N° pourvoi 01-12280) et arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 juin 2000 JUS D’ORANGE contre « ORANGE ».

[2] L’appréciation du risque de confusion prenant en compte l’impression d’ensemble de la marque, la reprise de l’étoile ou de l’élément verbal pourrait ne pas suffire en ce qu’il est différent de la marque combinée.

[3] Pour les marques françaises, la base de l’INPI permet de faire une recherche d’antériorité gratuite. Pour les marques communautaires, la base gratuite TMview permet de se faire une première impression de l’existence de droits antérieurs. Enfin, on peut citer la base romarin pour effectuer une recherche en lien avec les marques internationales. Les déposants peuvent se contenter de ces bases gratuites ou utiliser des outils payants.

[4] La jurisprudence tolère des modifications légères qui n’altèrent pas le visuel et la perception des marques.

[5] Il faut noter que pour apprécier le risque de confusion ou la distinctivité d’une marque, le consommateur pris en référence est le consommateur d’attention moyenne. Autrement dit, il faut se mettre dans la position d’un consommateur qui est le cœur de cible pour lesdits produits et qui ne les a pas sous les yeux. On recherche alors à savoir ce dont se souvient le consommateur. Par exemple : a-t-il perçu le signe comme une marque, face à une marque complexe a-t-il retenu la combinaison des différents éléments ou d’un seul ?

[6] CA Colmar, 1ère ch. Civ : la marque litigieuse « reste prioritairement identifiée par son nom en ce sens que le consommateur, pour la nommer, va se référer davantage à la partie dénominative»

[7] pour lire la décision : https://www.doctrine.fr/INPI/2015/INPIO20144135

[8] L’équivalent de l’INPI pour les marques communautaires

[9] L’élément détachable répondant aux conditions que nous avons précédemment évoquées.

[10] Affaire référencée ECLI:EU:T:2015:751 sur le site de la cour européenne.

[11] Décision du tribunal de l’Union Européenne en date du 23 octobre 2015 (numéro de référence sur le site de la cour européenne ECLI:EU:T:2015:804).

[12] Plus un signe est distinctif, plus le risque de confusion sera facilement reconnu. Par conséquent, la protection d’un tel signe est considérable.

[13] Dans la mesure où le terme est évocateur, il décrit le produit ou le service. Par conséquent, il est probable que ce terme soit utilisé fréquemment par les concurrents pour désigner ledit produit ou service. La fonction d’identification de la marque n’est en quelque sorte pas remplie ici. Il est donc compréhensible de ne pas accorder une aussi grande protection à ce type de signe.

[14] Pour lire la décision : https://www.doctrine.fr/CA/Nancy/2015/INPIM20150034

[15] Exemple : arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 février 2004 (n° pourvoi : 01-10339). Dans cet arrêt, la haute juridiction la contrefaçon et concurrence déloyale au motif que le terme « ultra doux » constituait un « assemblage cohérent et indissociable », (mais) n’avait pas à lui seul acquis, par l’usage, un caractère distinctif ».

[16] Le prix de dépôt d’une marque communautaire (valable dans les 28 pays) correspond au prix d’environ cinq dépôts nationaux. Elle est donc très avantageuse si l’on souhaite commercialiser ses produits/services dans au moins cinq pays de l’Union.

[17] Système régi par l’arrangement de Madrid de 1891 et le Protocole de Madrid de 1989 et administré par l’OMPI (Office Mondial de la Propriété Industrielle) basé à Genève.