La réservation de nom de domaine : entre liberté et respect des concurrents (Partie 3)

Partie III / La résolution extra-judiciaire et judiciaire des litiges en matière de nom de domaine

Nous l’avons constaté  les litiges en la matière mêlent souvent une marque et un nom de domaine voir également une dénomination sociale, enseigne ou nom commercial. Si la marque possède un régime propre qui lui permet d’être protégée par l’action en contrefaçon, les autres signes mentionnés ne jouissent pas d’un régime propre. Aussi, afin de sanctionner les atteintes à ces droits – non privatifs -, leurs titulaires doivent utiliser l’action en concurrence déloyale basée sur l’article 1382 du code civil (II). Cependant, afin de résoudre plus rapidement les litiges liés aux noms de domaine, des procédures extra-judiciaires ont été mises en place (I).

1. La résolution extra-judiciaire des litiges

Dès 1998, l’ICANN a mis en place une première procédure de règlement amiable des litiges mettant en cause des noms de domaine. Il s’agit de la procédure dite de l’UDRP[17] (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy). Cette procédure a dès le départ rencontré un grand succès. En effet, elle a l’avantage d’être peu couteuse et d’être rapide (en moyenne 60 jours). Celle-ci évite, par ailleurs, l’engorgement des tribunaux et permet aux juges de ne pas être confrontés à des questions qu’ils ne maitrisent pas toujours. Le succès de l’UDRP réside également dans le fait que l’ICANN inclut, dans chaque contrat passé entre un réservataire de nom de domaine de premier niveau et un registrar, une clause par laquelle le réservataire s’engage à se soumettre à la procédure de l’UDRP. Cette clause permet donc, par avance, de définir le mode de résolution du litige. Toutefois, cette procédure n’empêche pas un demandeur d’engager une action judiciaire en parallèle ou à l’issue de celle-ci.

Trois conditions doivent être réunies pour pouvoir recourir cette procédure :

• Le nom de domaine doit être identique ou semblable à la marque antérieure au point de prêter à confusion avec celle-ci (appréciation par rapport au signe – marque contre radical – et les produits et services proposés)
• Le requérant doit démontrer que le nom de domaine a été enregistré ET est utilisé de mauvaise foi : exemple typosquatting, réserver un nom de domaine sans l’exploiter, bloquer une entreprise en prenant son nom de domaine…
• Le requérant peut prouver qu’il a un droit sur le nom et un intérêt légitime qui s’y attache

Cette procédure est donc réservée aux cas où un nom de domaine porte atteinte à une marque antérieure. En cas d’atteintes avérées, le centre de résolution des litiges, préalablement agrée par l’ICANN et choisi par le requérant, pourra alors soit rejeter la demande du titulaire antérieure si elle n’est pas fondée soit accéder à sa demande en supprimant le nom de domaine ou en le transférant à ce dernier. Cette procédure n’est pas un arbitrage. Aucun recours n’est possible contre la décision de l’expert. Si le requérant n’est pas satisfait, il devra alors agir en justice en première instance.

Quelques chiffres :

• En 2014, la société GUCCI a pu obtenir le transfert de 184 noms de domaine litigieux à son profit par le biais d’une seule et même procédure UDRP[18]
• En mars 2015, le Centre d’Arbitrage et de Médiation [19]de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle(OMPI)[20]a annoncé qu’elle a traité 2634 procédures pour l’année 2014 et a communiqué les chiffres suivants [21]:

 

Début des années 2000, un deuxième type de procédure de résolution amiable des litiges a été mis en place. Il s’agit de la procédure ADR (Alternative Dispute Resolution)[22] propre aux noms de domaine dotés de l’extension .eu. Cette procédure s’inspire de l’UDRP et est soumise à deux conditions :

• le nom de domaine doit être identique ou similaire à un nom sur lequel le droit national ou communautaire établi un droit. Ce droit antérieur peut être un droit de marque ou un signe non couvert par un droit privatif comme un nom patronymique, titre d’œuvre, nom de domaine ou dénomination sociale = condition obligatoire
• Le nom de domaine a été enregistré par le défendeur sans droit NI intérêt légitime

OU

• Celui-ci a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.

Cette procédure a l’avantage d’avoir un champ d’application plus large que celle de l’UDRP réservée aux conflits entre une marque antérieure et un nom de domaine postérieur. Cet élargissement avait été envisagé un temps par l’ICANN pour l’UDRP. Cependant, elle a jugé que ce serait contreproductif dans la mesure où cela entrainerait une complication de la procédure alors qu’elle est très efficace dans sa bouture initiale.

Enfin, face à ce succès, l’ICANN a créé le 3 novembre 2011 une procédure propre aux noms de domaine dotés de l’extension .fr. Il s’agit de la procédure SYRELI (Système de Résolution des litiges)[23]. Celle-ci n’est pas réservée aux seuls cas où un nom de domaine porte atteinte à une marque antérieure,  elle s’applique également en cas de risque de confusion entre deux noms de domaine[24].

Pour utiliser ce système, le requérant devra prouver qu’il dispose d’un intérêt à agir et que le nom de domaine litigieux est :

• -« susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ; ou
• susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que le titulaire ne justifie pas d’un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ; ou
• identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, et que le titulaire ne justifie pas d’un intérêt légitime et agit de mauvaise foi »[25].

A titre de précision, le code des postes et des communications électroniques définie la notion d’intérêt à agir en son article R 20-44-43. Ce même code précise, en son article L 45-6 que le requérant peut alors exiger la suppression ou le transfert à son profit du nom de domaine litigieux. Le délai moyen de cette procédure est de 2 mois.

Pour illustrer cette procédure, on peut citer les décisions de l’AFNIC n° FR-2016-01072 (antoniolupi.fr) et  FR-2016-01069 (adopteunecougar.fr) rendues en 2016[26].

Quelques chiffres  pour l’année 2015[27]:

• 749 décisions rendues dont 0,6% ont fait l’objet d’un recours judiciaire
• 3,6% des demandes ont été jugées irrecevables en raison notamment d’une absence de pouvoir d’agir du requérant (50%) ou de l’existence d’une procédure judiciaire en cours portant sur le nom de domaine litigieux (34%)
• Le taux de succès de la plainte quand le nom de domaine litigieux a une ancienneté de moins d’un an est de 62%, contre 39% lorsqu’il existe depuis plus de 3ans. Le taux de succès moyen est quant à lui de 53%.

Ces procédures offrent donc de nombreux avantages (rapidité, coût) par rapport à la voie judiciaire. Aussi, lorsqu’on est en présence d’un conflit impliquant un nom de domaine, il peut être pertinent d’envisager ce type de résolution amiable. Pour autant, ces procédures peuvent être exclues dans certains cas (non-respect des conditions) ou ne pas donner satisfaction aux requérants. Il est donc essentiel que des voies judiciaires existent (2).

 

2.Le recours à la voie judiciaire :

• Action en contrefaçon : marque antérieure contre nom de domaine postérieur

Nous l’avons dit lors des précédents développements, la marque accorde un droit privatif à son propriétaire. Cela implique l’application d’un régime juridique propre et permet d’agir sur le fondement de l’action en contrefaçon de la marque.

Le propriétaire de la marque aura un  intérêt à agir du seul fait que le nom de domaine (le radical de celui-ci[28]) reprend à l’identique ou quasi-identique sa marque et cela pour des produits / services identiques.

En revanche, s’il s’agit uniquement d’un nom de domaine similaire à la marque pour des produits / services identiques ou similaires, alors le requérant devra prouver l’existence d’un risque de confusion. Cette démonstration se fera, de manière classique en matière de droit des marques, par le biais de la méthode globale d’appréciation des risques[29].

Ce régime permet donc au propriétaire de la marque d’agir du seul fait de la reprise de sa marque. Ainsi cela allège considérablement la charge de la preuve, car le demandeur n’aura pas systématiquement à prouver l’existence d’un risque de confusion. Le demandeur pourra alors facilement défendre ses droits.

Enfin, il est intéressant de signaler qu’il existe en la matière des mesures préventives. L’ICANN a notamment mis en place en 2009 la « Trademark Clearinghouse (TMCH) »[30]. Il s’agit d’un système permettant aux titulaires d’une marque de rentrer les informations relatives à celle-ci dans une base de données afin d’être alerté de toute demande de réservation reprenant leur marque. Elle leur permet également de réserver prioritairement leurs noms de domaine dans les nouvelles extensions pertinentes.

Le bureau d’enregistrement ProDomaines, qui est également un agent officiel de la TMCH, explique parfaitement cette procédure et propose une synthèse claire du rôle de cette procédure lors de la création d’une nouvelle extension[31] :

Sur ce point les offres DPML (Donuts Protected Marks List) proposées par les sociétés DONUTS et Rightside méritent également d’être citées. La société Donuts a déposé 300 demandes de réservation, tandis que Rightside gèrent 30 extensions. Concrètement, elles proposent aux marques enregistrées dans la TMCH de s’inscrire dans leur propre base de données.

Le but ? Tous les noms de domaine reprenant cette marque seront bloqués dans toutes les extensions gérées par Donuts et Rightside. Ce service est valable 5 ans à compter de l’inscription dans la base de données. Il peut être prolongé par la suite de pour une durée de 1 à 10 ans.

 

• Recours à l’article 1382 code civil pour sanctionner une concurrence déloyale : Nom de domaine antérieur contre marque ou nom de domaine postérieur

Le nom de domaine ne bénéficiant pas d’un régime juridique propre, il était nécessaire de trouver un fondement juridique permettant de défendre ce droit. Sans grande surprise, la jurisprudence se base sur l’article 1382 du code civil pour accueillir les actions en concurrence déloyale[32]. Le choix de cet article n’est pas surprenant dans la mesure où celui-ci a déjà joué et joue encore le rôle de la « voiture balais ». Il permet en effet aux requérants d’agir en justice pour faire reconnaitre des droits qui ne bénéficient pas d’un régime propre. On peut prendre pour exemple l’atteinte à la vie privée ou au droit à l’image. La combinaison des articles 9 et 1382 du code civil permet d’engager la responsabilité civile de la personne considérée pour la violation des droits prévus à l’article 9.

Cependant ce fondement juridique n’est pas sans conséquence. La requérant doit prouver une faute et un préjudice, et ce même si le radical du nom de domaine ou de la marque postérieure est identique à son propre nom de domaine. Or ceci n’est pas toujours évident. Prenons l’exemple d’un tiers qui réserve un nom de domaine sans l’exploiter. Certes, cela peut gêner le requérant, mais puisque le réservataire ou titulaire postérieur n’en fait pas usage peut-on considérer qu’il y a préjudice ? On peut également prendre l’exemple d’un nom de domaine constitué uniquement de termes génériques, une telle réservation peut-elle constituer une faute en ce qu’elle peut limiter les choix de réservation des concurrents ?

Que le litige oppose un nom de domaine antérieur à une marque ou à un nom de domaine  postérieur, la démarche est la même. Le réservataire, par application de l’article 1382 du code civil, doit donc prouver une faute consistant en l’existence d’un risque de confusion.[33] Pour cela, il peut utiliser la méthode globale d’appréciation du risque même si rien ne l’y oblige.  Concrètement, il va devoir prouver que la marque postérieure ou le nom de domaine reprend de manière identique ou similaire son nom de domaine pour des produits / services identiques ou similaire et cela pour une utilisation sur le territoire de sa réservation visant donc un seul et même public. Au travers de ce raisonnement, il prouve donc la faute du tiers.

La faute en matière de concurrence déloyale peut être définie comme, « tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale »[34]. Les actes de concurrence déloyale sont multiples. On peut notamment citer le dénigrement d’un concurrent, la recherche de désorganisation d’une entreprise, le parasitisme ainsi que le risque de confusion.

Une fois la faute, ici le risque de confusion,  établie, le requérant devra démontrer son préjudice. A savoir, que par cet agissement le consommateur est trompé. Celui-ci  pense qu’il y a un lien entre le nom de domaine et la marque/nom de domaine et ce lien qu’il imagine peut le pousser à consommer. Il y a donc une perte de clientèle possible. Par cette démonstration, le lien de causalité sera facilement établi.

Enfin, revenons sur les hypothèses où le risque de confusion n’est pas évident.

Tout d’abord, le cas où un nom de domaine postérieur est réservé mais que son réservataire n’en fait pas usage. Dans cette hypothèse, il n’existe pas, en principe, de risque de confusion entre les deux noms de domaine et ce même s’ils visent des produits et services identiques ou semblables. En effet, si le nom de domaine postérieur n’est pas utilisé (pas de vente, pas d’information même sommaire ou de publicité), il est difficile de prouver qu’il existe une gêne pour le détenteur antérieur. Il existe cependant une exception : la renommée du nom de domaine antérieur. Si celui-ci jouit d’une importante renommée, il est évident qu’un nom de domaine non utilisé proche du sien va générer du trafic inutile et donc le desservir. Cela pourra notamment être perçu par le consommateur comme de la mauvaise gestion ou communication de la part dudit titulaire.

Pour terminer, que penser des noms de domaine composés uniquement de termes génériques ? Les réservataires commettent-ils une faute en choisissant ce type de nom de domaine ?

La faute en matière de concurrence déloyale, on l’a vu, réside notamment dans le fait de créer un risque de confusion avec les concurrents.

A priori on ne peut confondre ce qui ne se distingue pas. Autrement dit, lorsqu’un coiffeur basé à Lannion réserve le nom de domaine coiffure-laetitia-lannion.fr , cela ne peut à priori pas porter atteinte aux droits des autres coiffeurs de cette ville dans la mesure où les termes génériques « coiffure » et la localisation « lannion » sont  nécessaires à la présentation de son service tout comme ils le sont pour ses concurrents. Aucun des concurrents ne peut donc revendiquer un monopole sur ces termes et donc un préjudice et ce même s’il peut en découler un risque de confusion. Le manque de distinctivité du nom de domaine choisi par rapport aux produits et services visés, fait de ces signes des termes faibles qui ne peuvent aboutir à une protection  pleine et entière et donc à la reconnaissance d’une faute ou d’un préjudice.

Cette solution a été retenue par la Cour d’appel de Douai dans son arrêt rendu le 09 septembre 2002.

En l’espèce, une société avait réservé le nom de domaine « bois-tropicaux.com » en février 2000, alors qu’une association avait déjà enregistré le signe  « boistropicaux.com » quelques mois auparavant. Les deux sites avaient pour but d’informer le public sur ces types de bois.

Si le TGI  avait reconnu un droit privatif sur le nom de domaine en vertu du principe « premier arrivé, premier servi », la Cour d’appel a rejeté cette position.

Pour elle, le nom de domaine antérieur est strictement descriptif du contenu du site et s’apparente ainsi à des mots-clés utilisés dans les moteurs de recherche.  Malgré la quasi-identité des deux signes ainsi que l’identité de leur objectif, la cour a donc estimé que la société n’avait pas commis d’acte constitutif de concurrence déloyale.

Le 20 mars 2013 la Cour d’appel de Bastia a également confirmé cette position dans un litige opposant le nom de domaine antérieur «  mariagesencorse.com »  à « mariageencorse.com ». La Cour exclut la concurrence déloyale au motif qu’en vertu du principe de la libre concurrence, seul le titulaire d’un nom de domaine distinctif peut en rechercher la protection sur le fondement de l’article 1382 du code civil au titre de la concurrence déloyale, l’enregistrement d’un nom de domaine auprès d’une autorité de nommage ne lui conférant aucun droit privatif ni le bénéfice d’aucun statut juridique propre. Il s’agit aujourd’hui d’une jurisprudence constante et bien établie.

Au travers de toutes ces jurisprudences, il ressort que pour être protégé en tant que tel, le nom de domaine doit être distinctif (ne pas être générique/nécessaire et doit dès lors revêtir une certaine originalité[35]), disponible et exploité.

Enfin, il convient de préciser plusieurs éléments. Tout d’abord, la distinctivité d’un nom de domaine composé de termes génériques peut s’acquérir dans le temps par un usage permanent, sérieux et notoire. Concrètement, les consommateurs au travers de cet usage identifient parfaitement l’ensemble de ces termes comme un signe distinctif et le rattachant à une entreprise précise. C’est le cas par exemple du nom de domaine www.vente-privee.com. Pour finir, nous l’avons vu, le nom de domaine ne conférant pas de droit privatif, il doit pour pouvoir être protégé être exploité, distinctif et disponible.  Pour autant, le nom de domaine peut jouir d’une protection plus aboutie et pertinente s’il repose sur une marque déposée ou s’il reprend par exemple le titre d’une œuvre protégée par les droits d’auteurs. La défense de ce signe pourra alors se faire au travers du droit des marques ou droit d’auteur. Cela permet aux titulaires antérieurs de pouvoir agir par le biais de l’action en contrefaçon et / ou l’action en concurrence déloyale. Or l’action en contrefaçon est plus favorable aux demandeurs et permet de sanctionner plus facilement les abus aux droits antérieurs que l’action en concurrence déloyale.

A l’issue de ces développements, nous constatons donc qu’il était nécessaire de mettre en place des limites au principe de liberté de réservation de noms de domaine. En effet, l’absence d’un régime juridique propre aux noms de domaine ainsi que la grande accessibilité à Internet ont favorisés les abus et actes de concurrences déloyales. Face à ce vide juridique et la non-familiarité des juges à ce type de litiges, il était primordial de mettre en place des procédures extra-judiciaires de résolution des litiges afin de filtrer les litiges. Si ces procédures permettent de résoudre de nombreux litiges, elles sont parfois insuffisantes. Les actions en contrefaçon et concurrence déloyale sont donc des compléments indispensables. Enfin, la protection des noms de domaine n’est en réalité que relative en ce qu’elle est soumise à de nombreuses conditions. Dès lors, nous ne saurions que trop conseiller de multiplier les protections pour prévenir les litiges et préjudices à venir. Pour cela, il peut être pertinent de coupler l’enregistrement d’un nom de domaine et à celui d’une marque. Ainsi toute atteinte au nom de domaine pourra être sanctionnée par le biais de la marque et/ou simplement de l’existence du nom de domaine. La moral pour les entreprises : multiplier les droits afin de multiplier les possibilités d’action et donc assurer une meilleure sécurité et protection sur le long terme.

Pour en savoir plus

• Partie I/ Le principe de la liberté en matière de réservation de nom de domaine
• Partie II  / La protection des intérêts des concurrents, une limite nécessaire aux éventuels abus

                                                             

                                                               Bérénice Echelard

[17] Pour en savoir plus : https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en (anglais) ou https://www.icann.org/resources/pages/udrp-2012-02-25-fr  (français)

[18] WIPO Arbitration and Mediation Center , 21 décembre 2013, Case No. D2013-1919 – pour la consulter http://www.udrpsearch.com/search?query=D2013-1919&search=case

[19] Centre agréé par l’ICANN pour trancher les litiges entrant dans le champs de l’UDRP

[20] WIPO en anglais : World Intellectual Property Organization

[21] Pour consulter ce document : http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2015/article_0004.html

[22] Pour en savoir plus consulter les documents « règles ADR » et le « les règles complémentaires ADR » sur le site adr.eu

[23] Celle-ci prend le relai de la procédure PREDEC

[24] Cette extension a été permise par l’audace du Conseil Syreli qui, pour se faire, s’est appuyé sur la jurisprudence judiciaire. Celui-ci a en effet plusieurs fois considéré, au visa de l’article 1382 du code civil, que portait atteinte à un droit garanti par la loi, l’enregistrement d’un nom de domaine identique ou apparenté au signe distinctif (nom de domaine, dénomination sociale, enseigne ou nom commercial) du Requérant justifiant d’un droit sur ce signe, lorsque cet enregistrement  a été obtenu principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l’esprit du consommateur.

[25] Article L 45-2 du code des postes et des communications électroniques

[26] Pour les consulter : https://www.syreli.fr/decisions

[27] Pour les consulter : https://www.afnic.fr/fr/resoudre-un-litige/actions-et-procedures/parl-procedures-alternatives-de-resolution-de-litiges/infographie-scope.html

[28] Avant l’apparition des new gTLD, l’appréciation du risque de confusion se faisait entre la marque et le radical  du nom de domaine. Avec l’arrivée des nouvelles extensions, la jurisprudence sera amenée à prendre en compte également l’extension. Celle-ci pourra donc intensifier ou amoindrir le risque de confusion. Cet élément n’est donc pas à choisir à la légère.

[29] Voir les arrêts Sabel/Puma  du 11 novembre 1997, aff. C-251/95, Canon du 29 septembre 1998, aff. C-39/97 et Lloyd du 22 juin 1999, aff. C-342/97 de la CJUE. Appréciation du risque de confusion en comparant  les signes (phonétique, conceptuel et visuel) et les produits et services.

[30] Pour plus d’informations : http://www.trademark-clearinghouse.com/fr

[31] Pour consulter ces informations http://www.prodomaines.com/trademark-clearinghouse-tmch-newgtlds-marques

[32] Cet article est également utilisé pour défendre les dénominations sociales, enseignes et noms commercial face à une marque ou nom de domaine postérieur par exemple

[33] Il faut savoir que l’article  L 711-4 du code de la propriété intellectuelle  qui traite de l’action en annulation d’une marque postérieure peut s’appliquer en la matière. En effet, il précise de manière non limitative les cas dans lesquels cet article empêche l’enregistrement d’une marque postérieure. Les dénominations, enseignes et nom commercial sont visés. Or ce ne sont pas des droits privatifs et l’article n’est pas limitatif. Par extension, cet article peut donc s’appliquer en cas de litige avec un nom de domaine antérieur à la marque.

[34] Définition établie dès 1883 par la convention de Paris

[35] C’est le caractère original du nom de domaine www.pneus-online.com qui a permis de sanctionner le défendeur sur la base de la concurrence déloyale. La Cour a en effet considéré que le terme « online » n’était pas descriptif de  l’activité de vente de pneus et en cela a reconnu l’originalité du nom de domaine et donc la faute du défendeur